浅评23484534号“泰极”注册商标无效申请案 ——如何在商标无效宣告程序中正确适用商标法第三十二条

【案件概要】

案号：商评字[2021]第0000206013号

相关法条：《中华人民共和国商标法》（2013年）第三十二条；《中华人民共和国商标法》（2019年施行）第四十五条第一款、第二款、第四十六条；

关键词：在先字号权、有一定影响力的商标、抢注商标

【案情介绍】

申请人泰州市泰极吊装设备有限公司成立于2015年8月3日，登记注册使用的字号为“泰极”，并持续使用该字号，经营范围包括吊具、索具、绳网带、液压电动工具制造、销售，申请人于2015年11月2日成立淘宝店铺，2016年10月15日创建店阿里店铺，通过网络渠道面向全国销售吊具、索具、绳网带、液压电动工具。同时，申请人为扩大影响力，先后通过百度推广、参加淘宝大促等手段提升企业的影响力和知名度，在申请人的大力推广下，其淘宝店铺荣获年度星锐店铺，吊装带产品更是多次在淘宝平台的同类产品中位居销量排行榜第一。经过一定时间的使用，申请人使用的带有“泰极”字样的组合商标在吊装带等相关产品上，已经具有一定知名度。

被申请人于2017年4月10日提出“泰极”商标（以下简称争议商标）注册申请，于2018年3月28日取得注册号，核定使用在第22类非金属缆；装卸用非金属吊索；非金属绳索；绳索；包装带；包装或捆扎用非金属带；装卸用非金属带；装卸用非金属吊带；包装绳；非金属捆扎物上。被申请人于2020年7月联系申请人，以向淘宝平台投诉为由要求申请人删除带有“泰极”字样的组合商标的产品链接，并提出以数十万元的价格转让争议商标，协商不成后被申请人向淘宝平台投诉，致使申请人相关产品被迫下架。

申请人认为，被申请人注册争议商标后向其高价兜售不成又向淘宝平台投诉，致使其不得不下架相关产品，虽然经过代理人的申诉后产品恢复上线，但被申请人的系列举措给申请人带来了重大损失，且其使用“泰极”字号早在争议商标申请之前，被申请人注册商标在后，被申请人的行为损害了其在先字号权。据此，申请人委托江苏瑞途律师事务所为代理人，于2020年9月30日向国家知识产权局对争议商标提出无效宣告申请。2021年8月18日，国家知识产权局裁定争议商标予以无效宣告。

【法律评析】

本案关键点主要集中在：《商标法》第32条所规定的申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，在本案中到底如何适用？

本案中，申请人使用的字号是“泰极”，同时在其销售的产品中，也使用了带有“泰极”字样的组合商标，因此，代理人认为，可以基于商标法第三十二条，同时主张在先字号权和以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十一条第一款规定：当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。因此，不管是主张在先字号权还是在先使用商标，都需要证明字号或在先使用的商标具有一定影响或知名度。

代理人通过梳理证据发现，在本案中，字号或在先使用商标的影响力或知名度方面的证据不难证明，申请人经过多年市场经营，不管是字号还是商标，在相关公众中都已经有了一定的知名度和影响力。但在适用商标法第三十二条主张在先使用商标时，还需证明“以不正当手段抢先注册”。如何证明呢？

根据上述司法解释第二十三条规定：在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。也就是说，如果已经证明在先使用商标有一定影响，只需进一步证明商标申请人明知或应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。对于申请人来说，证明涉案商标申请人采用不正当手段抢注的难度极大，上述司法解释规定实际上在一定程度上减轻了申请人的举证责任。

具体到本案，证明在先使用商标已经有一定影响，主要集中在申请人对商标的使用情况以及相关公众对在先使用商标的知晓程度等方面。代理人通过提交包括带有“泰极”组合商标的产品截图、产品销量、销售范围、申请人为扩大“泰极”组合商标的知名度和影响力所做的系列推广活动、淘宝平台所统计的销量排行榜以及淘宝平台颁发的明星店铺证书等系列证据，来证明在先使用商标具有一定影响。上述证据在证明商标的在先使用情况及知名度等方面已经形成一个完整的证据链，能够证明在先使用商标和企业字号具有一定影响。

而证明商标申请人明知或应知该商标，则需要考虑本案的特殊性。不同于传统的线下门店销售模式，本案中，由于申请人在淘宝店铺上面向全国的相关公众销售产品，因此，即便是不相关的产业经营者，通过同一网络销售平台，也有知晓的可能性，更何况本案中的申请人和被申请人同处一个行业，甚至同处于一个细分产品产业领域，在申请人在先使用的商标具有一定影响力和知名度的情况下，被申请人理应知晓该在先使用商标。更何况，被申请人事前联系申请人，试图高价兜售争议商标，也在一定程度上证明了被申请人明知的事实。

基于上述两点，最终国家知识产权局认可了代理人提出的理由和证据，认为在争议商标申请日前，申请人已将“泰极”商标使用在“吊装带”等商品上并具有一定消费群体，被申请人有知晓申请人在先使用商标的可能，进而认定争议商标构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，同时对代理人提出的被申请人损害申请人在先字号权的理由也予以支持，宣告争议商标无效。

【案件启示】

未注册的商标或字号同样具有为商标法所保护的价值，但其获得保护的前提是其是否具有一定的市场知名度或影响力。企业的品牌保护工作尤其需要特别关注：

1、注重商标名称和企业字号一体化发展：虽然从法律意义上讲，字号和商标是完全不同的概念，但在市场上，两者起到的辨识效果非常相似，都有可能成为消费者购买的引流入口。正因如此，在企业的经营活动中，企业字号与商标发生冲突的情况比比皆是，比如将他人享有商标权的商标作为企业字号注册使用，或者如本案中的将他人较为知名的企业字号抢先注册为商标使用。作为在先权利人来说，做好商标名称和企业字号的一体化保护，例如在公司注册之时，即同步将字号申请商标注册，这对企业品牌拓展和企业自身的稳定发展非常重要。

2、完整的布局和监控：《左传》有云：居安思危，思则有备，备则无患。对于企业来说，在企业的经营和管理中，应尽早做好商标布局，并实行常态化商标监控，以免遭他人抢注，增加维权成本支出。做好企业的商标布局和监控，让注册商标不仅是维护自身合法利益的盾牌，也成为反击恶意诉讼和恶意抢注者的利器。

3、做好记录留存：企业在注重商标宣传与推广的同时，也应做好商标使用记录的存档管理。本案中申请人对各类推广合同、获奖证书及商标使用证据都有非常完整的留存，给代理人的证据梳理提供了充足的弹药，这也是争议商标最终被成功无效的关键之一。

【承办律师】

胡锋锋律师：律师、专利代理师，全国专利信息实务人才，江苏省知识产权骨干人才，专业从事知识产权法律服务十年，在各产业领域代理多起具有典型意义的专利无效、专利侵权、商标侵权、商业秘密及不正当竞争案件，为多家企业提供知识产权专项法律顾问服务。

张伏莹律师：毕业于华东政法大学，拥有法律职业、基金从业双重资格。执业以来为多家公司、政府机关及事业单位提供法律顾问服务，曾参与省级知识产权专题研究项目、高校技术成果跨境转移等知识产权项目。执业领域：知识产权、公司法律服务。

徐倩律师：律师、专利代理师，有多年企业知识产权管理经验，在电学、机械等领域代理多起专利侵权、商标侵权及行政诉讼案件，擅长电学、机械领域专利撰写、无效、诉讼，商标方面的诉讼和非诉业务。